美标申请人必读：新的商标撤销程序和重审程序对中国美标申请人有什么影响？

作者 张宁

尽管美国法律要求美国注册商标必须在美国有实际使用，在目前的美标申请流程中，申请人除了在申请时提供一种商品/服务的使用证明外，不需要之后提供任何商标使用相关的材料和信息。这导致导致大量不合规的商标在美国成功获得注册。

美国专利商标局（USPTO）最近出台的商标撤销和重审程序会将极大地改变这一状况。第三方只需要搜集初步证据进行“举报“，USPTO会负责处理后续的所有工作。甚至USPTO也可以自行发起该程序。这样一来，USPTO得以大规模地清除不合规的商标。关于商标撤销和重审程序，详见《美标撤销和重审程序开闸 —— 任何第三方均可以未使用为名义要求注销第三方在美国成功注册的商标》。

美标一旦获批即可“高枕无忧”的情况已经不存在了，合规工作必须老老实实从申请前开始，容不得一点马虎。

面对商标撤销程序和商标重审程序，申请美标要注意什么？

面对新规，我们建议中国申请人对美标申请策略做以下调整：

• 申请递交前须确认，商标是否在所列的所有商品/服务中都进行了使用，一定要咨询美国专业商标律师确认使用证明是否合法；

  
  

•  如果商标在若干商品/服务中尚未进行使用的话，请考虑未来在此类商品/服务上使用该商标的可能性；不太可能使用的商品/服务建议进行删除；

  
  

• 如果商标尚未在美国进行使用的话，建议（i）等到开始使用时再申请，或者（ii）依据计划在之后开始使用（intent to use）递交申请，在申请递交后的6个月内将商标投入使用，并递交商标使用声明（statement of use）；

  
  

• 考虑通过《马德里公约》进行美国商标申请（通过《马德里公约》的美标申请被认定为intent to use，且有长达6年的时间提供使用证明）；

  
  

• 申请人在准备申请时，应尽可能收集并保留商标在所列的所有商品/服务中的相关使用证据，确保之后面对商标撤销程序和商标重审程序能及时提供；

  
  

• 切莫提供虚假或不符合要求的使用证明，如利用PS等对图片电子处理、提供仅为商标申请而制作的网站页面、在未在美国进行销售的产品包装上粘贴商标等等，不论是自己制作还是购买国内的使用证明制作服务；即使商标能通过注册，之后也极可能被第三方提起或USPTO自行发起的商标撤销程序和商标重审程序中撤销，并很可能引起USPTO的注意，影响该申请人的其他商标申请；

  
  

• 在选择服务方时，确保后续申请能由美国律师亲自审阅并亲自签字递交；专业美国律师的把关将确保商标注册最大限度的合规，并减少日后面对商标撤销程序和商标重审程序的风险。

如果美标收到重审或者撤销通知，接下来会发生什么?

如果收到USPTO发送的行动通知（office action），商标所有人有三个月（付费得以延期一个月）的时间收集使用证明并进行答复。

申请人也可以申请直接删除相关的商品和服务。如果 USPTO确定使用证明完整有效，或者接到申请人要求直接删除相关的商品/服务的话，会出具决定终止该撤销或重审流程。如果USPTO认为证据不足，会做出最终决定，取消或者变更该商标的使用范围。即使被撤销，商标所有人仍然有两个月向商标审理与上诉委员会（TTAB）提出上诉。

我们建议收到USPTO官方的撤销或者重审通知后，立刻咨询美国律师。